USA: Kein Patent für Schaukeln mit einer Schaukel?
Im noblen Rahmen des Steigenberger Hotels Düsseldorf informierten die Anwälte von Darby & Darby(öffnet im neuen Fenster) am Donnerstag vergangener Woche in drei kurzen Vorträgen über aktuelle Tendenzen in Rechtspraxis und Gesetzgebung des US-Patentrechts. Im ersten Vortrag ging es um die Reformbemühungen des US-Patentamts. Seit Jahren wird die mangelnde Effizienz der Prüfungspraxis des Patentamts kritisiert, die dazu führt, dass unsinnige Patente wie jenes auf eine "Methode zum Schaukeln mit einer Schaukel" (Nr. 6,368,227(öffnet im neuen Fenster)) erteilt werden. Nachlässige Prüfungen mit Erteilung fragwürdiger Patente haben in den vergangenen Jahren eine Flut von weiteren, fragwürdigen Patentanmeldungen nach sich gezogen, die in einen erheblichen Bearbeitungsstau beim Patentamt geführt hat. Eine Reihe von Maßnahmen soll helfen, einerseits die ausufernden Probleme in den Griff zu bekommen und andererseits gemeinschaftliche Forschungsaktivitäten erleichtern.
Bereits im 2004 wurde der so genannte "Cooperative Research and Technology Enhancement (CREATE) Act" verabschiedet, der die Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstitutionen bei der erfinderischen Tätigkeit regelt. Nach dem CREATE Act wirkt sich gemeinsame Forschung nicht mehr prinzipiell patentverhindernd – "neuheitsschädlich(öffnet im neuen Fenster)" – aus. Im August 2006 wurden weiterhin neue Regeln für die Patentprüfung festgelegt, die auf eine Beschleunigung der Prüf- und Erteilungsverfahren zielen. Zum Kern der neuen Bestimmungen gehören verschärfte Dokumentationspflichten für den Patentanmelder, die den Patentprüfern die Arbeit erleichtern sollen. Am 13. März 2007 wurde das erste nach dem neuen Verfahren geprüfte Patent – für Tintenpatronen – (öffnet im neuen Fenster) an die japanische Firma Brother vergeben. Der Prüfprozess dauerte nach dem beschleunigten Verfahren keine sechs Monate.
Abschließend diskutierte Thomas P. Canty weitere Vorschläge für Regeländerungen, die den Anmeldungsprozess, die Formulierung von Patentansprüchen und die Dokumentation von Patentanträgen betreffen. In welchem Umfang die Vorschläge in die Praxis umgesetzt werden, ist derzeit noch nicht festgelegt.
Im zweiten Vortrag des Abends wandte sich Erik R. Swanson den Auswirkungen einiger Urteile des obersten Gerichts der USA, des Supreme Court, zu. Lag die höchste Entscheidungsgewalt in Patentfragen mangels Interesse des Supreme Courts über mehr als 20 Jahre hinweg bei dem extra geschaffenen United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) in Washington, ist die Rechtslage durch aktuelle und erwartete Urteile des Supreme Courts in Bewegung geraten.
Die Urteile des CAFC zeichneten sich in der Regel durch Positionen aus, die als "den Rechteinhabern freundlich gesonnen" beschrieben werden können. Der Supreme Court lehnte es wiederholt ab, sich mit Beschwerden gegen CAFC-Urteile auseinander zu setzen. Nur in wenigen, speziellen Fällen wurde der Supreme Court tätig und korrigierte CAFC-Entscheidungen in Details.
In der Folge ergab sich aus der Rechtsprechung des CAFC eine graduelle, aber stetige Verschiebung des Gleichgewichts zu Gunsten der Rechteinhaber. Von den "Pro-Patent-Entscheidungen" des CAFC ging eine Signalwirkung im ganzen Land aus. Untere Gerichtsinstanzen entschieden in Streitfällen seltener gegen Patentinhaber und häufiger wurden vorläufige Maßnahmen gegen Patentverletzer abgesegnet, wie Statistiken zeigen(öffnet im neuen Fenster). Patentrechtler monierten seit längerer Zeit, dass auf diese Weise durch den CAFC das Patentrecht in einer Weise neu geschrieben worden sei, die nicht durch den Gesetzgeber legitimiert wäre.
Mit seinen Entscheidungen im Fall eBay gegen MercExchange vom Mai 2006(öffnet im neuen Fenster) und MedImmune gegen Genentech vom Januar 2007 hat der Supreme Court die Initiative wieder an sich gezogen und deutliche Signale gegen "Patent-Trolle" gesetzt. Das Urteil in einem weiteren Fall, KSR gegen Teleflex, wird in Kürze erwartet.
Im Fall eBay gegen MercExchange ging es um die Frage, ob eine gerichtliche Unterlassungsverfügung auch dann ein angemessenes Mittel gegen eine Patentverletzung sein kann, wenn der Patentinhaber und Kläger selbst gar nicht auf dem Gebiet wirtschaftlich tätig ist, auf dem das Patent erteilt wurde. MercExchange agierte hier als klassischer "Patent-Troll" und wollte von eBay hohe Lizenz- und Schadensersatzzahlungen erstreiten.
Das Gericht erster Instanz hatte zu Gunsten von eBay – also des Patentverletzers – entschieden und den Erlass einer einstweiligen oder dauerhaften Unterlassungsverfügung abgelehnt. Dagegen war MercExchange in Berufung gegangen und hatte erwartungsgemäß vor dem CAFC einen Sieg errungen. In der Grundsatzfrage um die Unterlassungsverfügung sah der CAFC "keinen Grund, von der allgemeinen Regel(öffnet im neuen Fenster) abzuweichen, wonach Gerichte dauerhafte Unterlassungsverfügungen erlassen, wenn nicht außergewöhnliche Umstände dagegen sprechen".
Der Supreme Court nahm die Berufung von eBay an und verwarf das CAFC-Urteil einstimmig. Richter Clarence Thomas formulierte die Urteilsbegründung und wies die Annahme des CAFC zurück, dass es in solchen Fragen eine "allgemeine Regel" geben würde, die quasi automatisch zum Erlass einer dauerhaften Unterlassungsverfügung führen müsse. Vielmehr gehe es in solchen Fällen immer um eine "Einzelfallabwägung", in der auch "das öffentliche Interesse" zu berücksichtigen sei. In einer "zustimmenden Meinungsäußerung" sprachen sich die Richter Kennedy, Stevens, Souter und Breyer ausdrücklich gegen "Patent-Trolle" aus und erklärten, dass "Unterlassungsverfügungen in Fällen, in denen es lediglich darum geht, mit einer Klage exorbitante Zahlungen zu erzwingen, nicht erlassen werden sollten". EBay wurde zwar zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet, konnte aber den gewohnten Betrieb weiterführen. Im Ergebnis des Rechtsstreits hat der Supreme Court also eine Zwangslizenz angeordnet.
Das eBay-Urteil hatte erhebliche Auswirkungen auf die Urteile in ähnlich gelagerten Fällen. In der Mehrzahl der Fälle haben die zuständigen Bezirksgerichte seitdem den im eBay-Urteil aufgestellten Maßstab angewandt und den Erlass von dauerhaften Unterlassungsverfügungen abgelehnt. Den "Patent-Trollen" wurde vom Supreme Court sozusagen "der Knüppel abgebrochen", wie es Erik R. Swanson pointiert formulierte.
Das zweite Schlüsselurteil(öffnet im neuen Fenster), in der Sache MedImmune gegen Genentech, erging Anfang 2007. MedImmune ist Lizenznehmer von Genentech und wollte gegen Genentech klagen, um das lizenzierte Patent für ungültig erklären zu lassen. Gemäß der US-Verfassung dürfen Gerichte nur in Angelegenheiten verhandeln und urteilen, bei denen ein "Streit" (case) oder eine "Auseinandersetzung" (controversy) vorliegen. Da MedImmune eine gültige Lizenz hatte und Genentech keine Klageabsicht, stellte sich die Frage, ob ein Gericht überhaupt aktiv werden dürfte.
Der Supreme Court hat das in letzter Instanz bejaht und erklärt, dass die Auseinandersetzung durch den Zwang, den Genentech auf MedImmune ausübe, zustande komme. Dieses Urteil macht es Lizenznehmern wesentlich einfacher, entweder gegen ihrer Meinung nach ungültige Patente vorzugehen oder bessere Lizenzbedingungen auszuhandeln. Auch dieses Urteil schwächt also die Position von Patentinhabern. Diese könnten allerdings, mutmaßte Swanson, darauf durch veränderte Lizenzverträge reagieren – in denen Klagen gleich ganz verboten werden.
Der letzte Vortrag, gehalten von Steven E. Lipman, erläuterte die Vorgehensweise bei der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (Patente, Urheber- und Markenrechte) durch deutsche Firmen in den USA. Neben dem Weg über die ordentlichen Gerichte steht auch der weniger bekannte über die U.S. International Trade Commission(öffnet im neuen Fenster) (ITC) offen. Bei der ITC handelt es sich um ein spezielles "Quasi-Richtergremium", das in letzter Instanz über "unfaire Importe" und deren etwaige Unterbindung zu urteilen hat. Entscheidungen der ITC werden vom Zoll und vom Heimatschutzministerium an den Landesgrenzen durchgesetzt.
Der Weg über die ITC steht allen Interessenten weltweit offen, wenn sie nachweisen können, dass ihre Beschwerde sich gegen den Import von Gütern richtet, die amerikanische Wirtschaftsinteressen im Lande durch Verletzung von Patent-, Urheber- oder Markenrechten bzw. Preisdumping schaden. Mit Hilfe der ITC kann beispielsweise auch ein deutsches Unternehmen gegen ein anderes Unternehmen aus Deutschland vorgehen, das Waren in die USA importiert und dabei US-Rechte verletzt. Der größte Vorteil der Anrufung der ITC besteht in deren schnellen Handlungsmöglichkeiten. Dauert ein ordentliches Gerichtsverfahren oft Jahre, fällt die ITC ihre Entscheidung oft binnen Jahresfrist, in eiligen Fällen innerhalb von Tagen.
Der für 2007 oder 2008 zu erwarteten Verabschiedung eines neuen Patentgesetzes in den USA darf man daher mit Spannung entgegenblicken, zeichnet sich hier doch einige Bewegung ab. [Robert A. Gehring]
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